Conflicto entre marcas y nombres de dominio de Internet
Tratamos en este artículo el posible conflicto entre la marca y nombre de dominio de Internet.
Según asevera el científico y Premio Nobel Eric Kandel, experto en neurociencia (Wikipedia, s.f.), “el consumidor olvidará lo que dijiste, pero jamás olvidará lo que le has hecho sentir”, a lo que me permito añadir que, ese sentir deberá ser perdurablemente identificado.
Las marcas vienen a ser una denominación, un dibujo, un símbolo o diseño (o la combinación todos o parte de ellos), cuya finalidad es identificar los bienes y/o servicios de un determinado productor, para el caso, de un empresario actuando en el mercado, con objeto de diferenciarse de los bienes y/o servicios ofrecidos por otros empresarios.
La marca es percibida por el mercado potencial comprador, como un conjunto de atributos y de asociaciones mentales respecto de esos atributos que, de forma conjunta, conforman la identidad de marca que tiene una alta influencia en la decisión de compra en ese mercado.
Por ejemplo:
- ¿por qué pides Coca-Cola y menos otros refrescos de parecidas características?;
- ¿un kleenex es diferente de un pañuelo de papel cualquiera?;
- ¿quién no sabe lo que es un chupa chups?;
- ¿comes pan de molde o Pan Bimbo? Y ¿qué pasa con los Donuts?
- ¿Qué es Disney sino una licenciataria de sus marcas y personajes?
Las marcas más valiosas del mundo en 2023
Fuente BrandFinance. www.brandirectory.com
Las marcas más valiosas de Europa:
Fuente: BrandFinance www.brandirectory.com
Las marcas más valiosas de España:
Fuente: BrandFinance. www.branddirectory.com
¿Qué es un dominio Web o de Internet?
Un dominio Web es un espacio donde acceder a recursos de Internet que cualquier individuo proceda a registrar para si y permita, si lo desea, acceder a terceros.
Los dominios Web, se identifican en la red de Internet mediante direcciones IP . Las direcciones IP se establecen de esta forma de bloques numéricos: 155.100.0.25.
Para el común de las personas, conocer o memorizar estos bloques numéricos resulta difícil, por lo que a esos bloques se le asignan un nombre alfanumérico, más accesible para el ser humano, el nombre de dominio.
Luego, esos nombres de dominio se integran en una URL , que es lo nos permite a las personas, a través de un navegador Web, acceder en la red al contenido que allí queramos presentar.
Entonces, ¿puede ocurrir que un nombre de dominio coincida o se parezca mucho con una marca?. La respuesta es: SI y que esto origina innumerables problemas en la identidad (o directamente de usurpación) empresarial, de producto y de servicio, en los procesos e inversiones comerciales y de marketing de la empresa y al final, en su patrimonio, en este caso en el activo intangible que el valor de la marca aporta al patrimonio empresarial.
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[1] Una dirección IP es una dirección única, que identifica a un dispositivo en Internet o dentro de una red local. Su significado es “protocolo de Internet” y establece las reglas que rigen el formato de los datos enviados a través de internet o de una red local.
[2] URL es la dirección de un recurso en particular situado en la Red, que apunta a un determinado servidor, con sus correspondientes DNS.
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¿Cómo podemos resolver los conflictos que surjan entre la marca y el dominio de internet
Lo primero que necesitamos es tener nuestra marca registrada, de qué forma: marca nacional, marca europea, marca internacional con preferencia de uso en España, … y si la marca registrada protege adecuadamente nuestros productos o servicios.
Importante, además de tener registrada la marca, tiene que estar en uso necesariamente a partir del quinto año de su registro.
¿No tenemos registrada la marca?.
Entonces se empieza a complicar la situación. Tenemos que valorar si estamos ante una “marca renombrada” (antes también diferenciadas como notorias o renombradas), esto es, aquellas marcas que sin estar necesariamente registradas son reconocidas por una parte significativa del público objetivo de los productos o servicios a los que representa y protege.
Estamos ante un concepto intangible, que los criterios de la jurisprudencia vienen a acotar lo máximo posible en base a criterios de cuota de mercado, de intensidad y duración de uso, de extensión geográfica, de inversiones en publicidad.
Ahora bien, si conseguimos que nuestra marca sea considerada como renombradas (estando registrada o no), tendremos un plus de valor jurídico importante, en aplicación del Artículo 8 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas): cuanto más conocida sea la marca, menos necesidad de que haya semejanza entre los productos y servicios para evitar el registro de otras semejantes.
“1. No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.
Algunos posibles conflictos entre marca y dominio
Resuelto si tenemos registrada nuestra marca o la misma es una marca renombrada, veamos los tipos de conflicto a los que nos podemos enfrentar:
- La situación más habitual: un tercero que no soy yo, titular de la marca, descubro que está usando un dominio de internet que coincide con mi marca. Se aprovechan de nuestra propiedad en beneficio propio. Un okupa de dominios.
- Parecido a lo anterior, para obtener el beneficio del prestigio y reconocimiento de nuestra marca en el mercado, nos enfrentamos a existencia de un dominio muy parecido o con diferencias insignificantes respecto de nuestra marca.
- Redirecciones de tráfico. Redirigir desde un dominio con la marca de la competencia a tu propia Web , intentando que cualquier búsqueda de esas páginas se redirijan a la página del posible infractor
NOTA: quiero diferenciar que aquí no estamos tratado las situaciones de usurpación de personalidad y uso fraudulento de un dominio Web en ciberestafas tipo “phishing”[1], aunque de base pueda ser muy similar.
[1] Phishing, según la definición de INCIBE es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico.
¿Cómo reclamamos el supuesto uso del dominio en contra de nuestra marca?
Conflictos entre marcas y nombres de dominio de Internet
Existirán diferentes procedimientos dependiendo del tipo de dominio con el que nos enfrentemos.
Vamos a exponer aquí una breve reseña de los tipos de dominios que existen.
Los dominios se organizan en tres grupos:
- Dominios de Nivel Superior Genéricos (gTLD, generic Top-Level Domain)
Los más utilizados, no se ajustan a un país determinado y su uso es universal. Sus terminaciones definen el concepto para el que se utilizan.
.com >> Web comercial
.net >> Empresa de servicios de Internet
.org >> Organización sin fines de lucro
.info >> Sitio informativo
.biz >> Negocios
- Dominios de Nivel Superior Geográfico (ccTLD, country code Top-Level Domain)
Son dominios ceñidos a un territorio determinado, son usados por países o territorios determinados. Se componen de dos caracteres, que hacen referencia a su ámbito geográfico: .es; .eu;.fr; .uk …
- Dominios de Tercer Nivel.
Son aquellos que resultan de combinar un dominio genérico (gTLD) y uno geográfico (ccTLD). El alcance del dominio genérico es delimitado por el dominio territorial.
Posibles procedimientos para resolver un conflicto entre marcas y nombre de dominio
- En primer lugar, realizar una correcta reclamación extrajudicial al titular del dominio. En esta reclamación debemos poner de manifiesto la existencia de un conflicto entre el dominio y la marca, requiriendo la transferencia de la titularidad del dominio.
- Si la reclamación extrajudicial no prospera, tenemos la opción, que no obligación, de abrir una disputa (un sistema de resolución extrajudicial de conflictos, conocidas por su siglas en inglés DRP) ante el órgano responsable de la asignación de los dominios.
- Para los dominios españoles .es, el órgano responsable en España es es, aunque la disputa se tramita a través de alguno de sus proveedores de resoluciones extrajudiciales (ADigital, Autocontrol), Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI).
- Los dominios de extensiones de nivel superior genérico tienen su órgano responsable en el ICANN, donde deben iniciarse el proceso de resolución extrajudicial del conflicto.
- Acudir al amparo de los Tribunales de justicia mediante la preceptiva demanda, solicitando obtener una resolución favorable con carácter vinculante y ser ejecutada a través de los distintos proveedores de registro de dominio, pudiendo adicionalmente solicitar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el ilegítimo uso del dominio, siempre que podamos acreditar tales daños
La opción por una vía u otra dependerá del caso y las circunstancias que lo rodeen, siendo necesario la intervención de abogados expertos que enfoquen adecuadamente la situación.
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David García Fdez. de Peraleda
Abogado IT-IP – Asesor de Empresas
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